文/北京集佳知识产权代理有限公司 邢雨辰

　　日本作为一衣带水的邻邦，与中国在商业上有着非常密切的往来，两国在专利领域中的竞争也合作也日趋密切。日本专利局在实践中极其重视“效率优先”理念，其在五大局中具有最短的审查周期、非常友好的外文申请制度以及相对稳定的审查结果，且审查和检索结论被许多国家和地区视为可靠的参考依据，因此近年来日本成为中国申请人日益重视的专利出海目标国。根据日本专利局公开的数据，目前中国申请人在日本的年专利申请量已经达到了1万件左右，占日本专利年申请总量的3%、非日本本地专利年申请量的14%，中国申请人的在日本年专利结案授权率约为52%，年专利授权量占日本年专利授权总量的4%左右，这意味着中国申请人逐渐成为日本专利体系内的重要参与者。

　　日本专利制度中对申请的审查与中国专利制度有着诸多类似之处，例如，专利性的要素同样包含新颖性、创造性和工业实用性，权利要求需要被说明书支持，说明书需要能够实现发明，等等。但是，虽然很多要求看上去十分相似，日本专利制度与中国专利制度在具体要求的法律规定、审查方法和判断规则等方面仍然有相当大的细节差异。当中国申请人在日本申请专利的过程中依然按照国内实践中的逻辑去应对审查和诉讼时，经常有申请人抱怨海外申请中感觉在“鸡同鸭讲”：虽然申请人认为已经准备了非常详尽且合理的论述，但专利局或者法官似乎完全无法理解要点。究其原因，很大程度上是由于两国规则貌似但神不似导致的。

　　因此，正确理解日本专利制度与中国专利制度的区别，对于中国企业的专利成功出海有非常重要的意义。单一性要求在专利审查要素中相对简单和明确，且由于其并非专利性的必要构成要素，许多中国申请人仅会将其定位为申请过程中的形式问题，在早期的布局给与较少的考虑，甚至会故意触发相关问题。但是，由于日本与中国在单一性规则上的差异，适用于国内的很多策略可能会给日本专利申请带来不可忽视的麻烦。以下笔者将对日本专利审查中的相关规则进行较为全面的介绍并与中国的对应规则进行对比，以协助中国申请人更好的应对日本专利申请中的相关问题。

　　在大多数国家的专利审查制度中，单一性要求的主要目的在于避免一个案件中包含多个关联度较低的发明，其原因无外乎以下三点：1）降低审查员的检索和审查负担，提高审查效率；2）防止申请人通过缴纳较低的申请费获得大量发明的审查，保证费率公平；3）便于公众通过简单检索即可获取较为准确的申请内容。简单来说，单一性要求通过将一件申请限制在一个发明或者一组高度关联的发明上来平衡申请人、专利局和公众三方的利益。因此，单一性问题的核心问题往往在于：如何判断申请人所提交的不同权利要求是否属于“同一个发明”或者“同一组高度关联”的发明？

　　与大部分国家和地区一致，中国专利制度和日本专利制度对此均采用了“相同或者相应的特定/特别技术特征”原则。

　　中国专利法在第31条中规定，属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型可以作为一件申请提出，而在专利法实施细则第39条则明确“总的发明构思”是指各发明在技术上相互关联，包含一个或多个相同或者相应的特定技术特征，而“特定技术特征”是指每一项发明或者实用新型作为整体对现有技术做出贡献的技术特征。在审查指南第二部分第6章中，特定技术特征进一步被解释为“使发明相对于现有技术具有新颖性和创造性的技术特征”。

　　与之类似的，日本专利法在第37条中规定，两个以上的发明只有在满足经济产业省令所规定的技术关系、且属于满足发明单一性要件的一组发明时，才能通过一份专利申请提出，而在日本专利法实施细则的第25条中进一步解释了“经济产业省令所规定的技术关系”是指两个以上的发明具有相同或对应的特别技术特征、以形成单一的一般发明概念的方式相互关联的关系，且“特别技术特征”是指明确体现发明对现有技术所作贡献的技术特征。

　　需要注意，日本专利制度没有将特别技术特征与“新颖性或者创造性”进行明确联系。不过，在日本专利审查指南第二部分第3章中，将这里的“现有技术”明确为日本专利法评价新颖性时所定义的现有技术，并且进一步明确了符合以下任一排除条件的特征不会被视为特别技术特征：1）被现有技术公开，2）属于对现有技术中公知技术或者常用技术的增减或者替换，或者3）属于对现有技术进行简单的设计变更。需要注意的是，前述排除条件基本仍在新颖性的判断范围内，其对特征的要求，明显比日本专利审查中创造性的判断标准“是否能够从现有技术中容易得到”更加宽松，比如，其没有考虑多个现有技术文件相互结合的情况。因此，日本专利制度中对特别技术特征的判断主要基于新颖性框架，实际中可能存在特定技术特征并不能使对应权利要求通过创造性判断的情况。

　　换句话说，日本的“特别技术特征”与中国的“特定技术特征”在单一性规则中承担的作用大致相同，但拥有相对宽松的评价标准，同时也对审查员的检索和判断工作更加友好。

　　上述基于特定/特别技术特征来判断单一性的基本原则使得日本和中国在判断是否满足单一性要求的审查上也具有非常相似的思路。

　　中国的专利审查指南对审查员进行检索与单一性审查的操作顺序进行了较为详细的要求。当中国审查员在进行单一性审查时，会在检索之前首先判断同一件申请中的多项发明是否“明显”不具有单一性，即从文字上判断这些发明的权利要求（通常是独立权利要求）是否包含相同或者相应的技术特征。如果不存在这种技术特征或者这种技术特征被认为属于本领域惯用技术手段，那么这些发明会被认为明显不具有单一性。反之，当这种技术特征存在时，审查员会继续通过检索将第一项发明与相关现有技术进行比较来确定其“特定技术特征”，随后判断另一项发明之中是否具有与该特定技术特征相同或者相应的特征，如存在，则认为这两项发明存在技术上的关联，属于一个总的发明构思，也即具有单一性。如果不存在，则认为这两项发明不存在单一性。

　　日本的专利审查指南对上述流程的阐述则更加简单。审查员需要基于申请的说明书、权利要求和附图来判断一项发明的特别技术特征与另一项发明的特别技术特征是否相似或者相同。同时，审查员还需要通过检索确认基于申请的说明书、权利要求和附图找到的特别技术特征相对现有技术不满足前述任一排除条件。

　　从以上对比可以看出，在“相同或者相应的特定/特别技术特征”原则这一框架下，中国和日本的专利审查对多项发明之间是否满足单一性要求能够得出相近的结论，也即，只有当这些发明对应的权利要求在特定/特别技术特征上实质重叠时，才认为满足单一性要求。

　　正如在前面所提到的，单一性要求承担了将一件申请的审查对象限制在合理范围内的作用。因此，与是否满足单一性要求同等重要的一个问题在于：当不同项发明之间不满足单一性要求时，如何确定申请中审查对象？对此，中国和日本的专利审查制度存在非常大的差异。

　　中国的审查指南在检索和审查对象的选择问题上赋予了审查员非常大的灵活度。审查指南在第二部分第6章规定，在“一般情况下”，审查员只需要考虑独立权利要求之间的单一性，从属权利要求与其所从属的独立权利要求之间不存在缺乏单一性的问题。但是，当一项独立权利要求由于缺乏新颖性或创造性等理由而不能被授予专利权时，审查员需要考虑其从属权利要求之间是否符合单一性的规定。也即，审查员需要继续判断从属权利要求之间是否具有相同或者相应的特定技术特征。同时，审查指南在第二部分第7章9.2节对审查员在缺乏单一性时的检索工作也进行了说明：审查员可以选择待申请人修改申请并消除缺乏单一性的缺陷后再进行检索，也可以在“不增加太多工作量”的情况下对各项发明的独立权利要求进行检索和评价。上述规定实际上给审查员和申请人双方都留出了非常灵活的空间：审查员可以出于效率原则在存在单一性问题的情况下进行检索，也可以将检索对象的选择权交给申请人；同时，即便当前存在单一性问题，申请人也依然可以视自身需求来干预后续的检索和审查方向。

　　因此，在中国审查实践中，除去独立权利要求范围过宽或者从属权利要求方案过多的情况，极少见到审查员针对从属权利要求下发单一性问题。即便是在独立权利要求缺乏新颖性或创造性导致从属权利要求不满足单一性要求的情况下，申请人也可以从任意一组从属权利要求中选择附加特征加入独立权利要求，并依据这些特征主张新颖性和创造性，在收到相应的答复之后，审查员会就修改后的权利要求重新进行单一性问题的判断，并可能基于所有权利要求进行后续的检索和审查。

　　与此相比，日本的审查制度为审查员如何选择检索和审查对象制定了一套非常详细的流程，而这一流程有可能会直接将审查对象限制在部分权利要求上。

　　根据日本专利审查指南第二部分第3章的规定，审查员需要首先对整套权利要求按照如下步骤进行检查：

　　步骤S1，判断第一项发明的独立权利要求（通常为权利要求1）是否具有“特别技术特征”。如是，则进入步骤5，如否，则进入步骤2。

　　步骤S2，判断与第一项放的独立权利要求主题类型相同且包含其所有特征的权利要求中序号最小的权利要求（例如权利要求2）是否具有“特别技术特征”。如是，则进入步骤5，如否，则进入步骤3。

　　步骤S3，判断与上一步检查的权利要求主题类型相同且包含其所有特征的权利要求中序号最小的权利要求（例如权利要求3）是否具有“特别技术特征”。如是，则进入步骤5，如否，则重复步骤3。如果已不存在与上一步检查的权利要求主题类型相同且包含其所有特征的权利要求，则进入步骤4。

　　步骤S4，将所有已经进行过判断的权利要求作为审查对象。

　　步骤S5，将所有已经进行过判断的权利要求以及所有包含上述“特别技术特征”的权利要求作为审查对象。

　　上述检查中“包含其所有特征”通常体现为权利要求之间的引用，因此，这一检查过程的本质在于“逐层”针对当前权利要求的序号最小的从属权利要求进行检索和新颖性判断，直到找到有效的特别技术特征为止。如果一个从属权利要求中不包含特别技术特征，那么与其具有平行引用关系（即引用同一在前权利要求）的其他从属权利要求在此时将不会作为审查对象。

　　在对整套权利要求进行完这一检查之后，审查员会进一步判断当前审查对象之外其余权利要求是否可以合并到审查对象中。可以合并的权利要求通常需要满足以下任一条件：（1）权利要求包含了第一项发明的独立权利要求（通常为权利要求1），除非该权利要求的附加特征与上述“特别技术特征”关联度很小或者解决的技术问题关联度很小；（2）权利要求基于评述当前审查对象的对比文件可以直接得出新颖性和创造性结论。例如，如果该权利要求与审查对象中的某个权利要求相比，区别仅在于表述措辞、公知/常用技术上的改动或者设计上的简单变更，那么其新颖性和创造性结论可以直接参考审查对象中该权利要求的结论。例如，如果该权利要求比审查对象中的某个不具有新颖性或者创造性的权利要求的范围更大，那么可以直接得出其不具有新颖性或者创造性的结论。再例如，如果该权利要求实际上范围小于审查对象中某个具有新颖性和创造性的权利要求，那么可以直接得出其具有新颖性和创造性的结论。

　　在进行完上述合并操作之后，如果依然存在未被纳入审查对象的权利要求，那么审查员需要在审通中提出当前权利要求不满足单一性要求。

　　从此可见，日本的专利审查实践中，权利要求不满足单一性要求并不一定会导致审通中出现单一性问题：即便两项发明实际上不存在相同或者对应的特定技术特征，但如果审查员能够将所有权利要求纳入审查对象，那么单一性问题将不会出现。这与中国审查中的“不增加太多工作量”的情况有异曲同工之处，可以理解为在包含步骤S1到S5的检查流程之外基于“效率原则”提供了一种补救措施。

　　以上流程上的差异导致日本审查员在做出“不符合单一性要求”的判断时伴随着比中国专利审查中更为细致的新颖性判断：除非找到特别技术特征，审查员必需至少遍历“各层”引用关系中序号最小的权利要求。换句话说，审查员的部分检索和审查工作时“强制性前置”的。虽然看上去这反而有助于提高申请人从单一性问题的审通中获得更加详细的信息，但在考虑了日本专利审查中对修改的特殊限制之后，这一情况将会对后续申请人的决策空间产生非常大影响。

　　这里的特殊限制即日本专利审查在权利要求的修改上存在“禁止shift”原则。该原则是指，在第一次审通下发之后，申请人不得通过修改将权利要求的保护对象变更为一个与修改前发明具有不同特别技术特征的其他发明。也即，申请人需要在第一次审通下发后的整个审查周期内，保持被审查对象内始终包含当前被认定的“特别技术特征”。该原则的本意在于避免申请人无限制地变更申请主题，保证一个申请的审查意见通知书总是针对特定的发明（即具有特定“特别技术特征”的发明）进行审查。虽然在实践中审查员通常也可以接受对特别技术特征进行语言上的微调或者在不改变技术效果的情况下进行同等替换，但如果申请人直接将已经认定的特别技术特征修改为效果有明显差异的其他特征，那么即使新的特征并没有超出说明书和附图记载的范围，审查员也不会接受申请人的修改。

　　上述修改规则与日本的单一性审查流程结合会产生如下后果：一旦审查员已经在单一性的步骤S1-S5中找到了特别技术特征，那么后续很难再单独使用其他特征来主张新颖性和创造性。也就是说，即便申请人后续的答复策略已经无需使用已经认定的特别技术特征，申请人也必需在权利要求中保留该特别技术特征，否则就会有构成“禁止shift”原则中的“其他发明”。如果已认定的特别技术特征位于引用关系的“底层”且包含非常下位的概念，后续审查的修改将会变得格外尴尬。

　　以下将通过一组包含抽象特征的权利要求来对上述区别进行说明。假设一组权利要求中权1和权9为一套对应的独立权利要求（例如，方法和执行方法的设备），其余从属权利要求的引用关系和特征组合如下：

　　继续假设经过检索之后，认为发现特征或者特征组合A、B、D均已经被现有技术公开，但发现特征C没有被现有技术公开，同时，特征E、F、G、H和I与C在技术效果上无明显关联，A’、C’分别为与A、C相对应的技术特征。

　　在这种情况下，基于之前所介绍的流程，日本审查员.会首先在步骤S1中判断权1不具有特别技术特征，随后在步骤S2中判断权2不具有特别技术特征，随后在步骤S3中判断权3具有特别技术特征C，随后进入步骤S5：由于权1至3已经被检查过，权4、6和7均包含特征C，权10包含与特征C相应的特征C’，因此最终审查对象被判定为权1-4、6、7和10。由于权9和权1的特征对应，可以直接得出不具有新颖性的结论，因此权9可以合并到权1中。假设权5、8的附加特征需要较复杂的额外检索，那么审查员最终会将权5、8排除在审查对象之外，并下发包含单一性问题审通。

　　此时，即便申请人在答复时发现特征E或者F本身能够与现有技术形成明显区别，其也不能将权1修改为特征A+E或者A+F，因为该修改相当于将第一项发明（权1-8）的特定技术特征C变更为E或者F，触发“禁止SHIFT”规则。申请人将权1修改为特征A+C+E或者A+C+F不会触发“禁止SHIFT”规则，但该修改显然会限缩理想的权利要求范围。

　　与之类似的，如果在上述例子中检索结果认为特征或者特征组合A、B、C、D均已经被现有技术公开，那么审查员接下来会直接对特征G进行判断。如果特征G没有被现有技术公开，其会被确认为特别技术特征，后续申请人将无法使用不包含G但包含E、F、H和I中一个或多个特征的权利要求范围来主张新颖性或者创造性。

　　相比之下，上述权利要求在中国被审查时更有可能出现如下情况：审查员在审通中仅下发单一性问题，指出由于权1和权2不具有新颖性，因此权3、4、5不满足单一性要求。在答复该审通时，申请人依然可以直接将权1修改为特征A+E或者A+F来主张新颖性和创造性。

　　有趣的是，上述差异对申请人产生不利影响的直接原因恰恰在于日本的“效率优先”原则。也即，为了提高审查效率，日本专利审查制度要求审查员在面对潜在的单一性问题时首先要通过检索确定“特别技术特征”，但随后申请人不得对特别技术特征所确定的“发明方向”进行更改。而中国专利审查制度中允许审查员在真正的“特定技术特征”尚不明朗时先指出单一性问题，允许申请人可以自行主张特定技术特征作为后续检索和审查的依据。虽然中国专利审查的这一操作会增加了大约一次审通的时间成本，但申请人以此为代价换来了后续审查中更为自由的修改空间。

　　同时，由以上差异还可以进一步看出，在涉及到单一性问题时，中国专利申请中具有平行引用关系的权利要求的排序并不会对后续审查过程产生太多影响，但在日本专利申请中，由于涉及到“最小序号”判断，“平行”权利要求中排序最靠前的必然会被纳入审查对象中，而其余皆有可能被认定为不包含特别技术特征。因此，在撰写日本专利申请的权利要求时，需要申请人仔细衡量平行权利要求中技术方案的重要程度，将最重要、最有可能获得保护的方案所对应的权利要求前置。在PCT进入日本国家阶段或者基于中国的优先权在日本提出申请时，也有必要对权利要求的顺序进行检查和重排，以增加在涉及单一性问题时获得最优保护范围的可能性，尽可能减少分案和后续答复审通的成本。