文/北京市集佳律师事务所上海分所 陈绍娟

　　非批发模式的品牌商的正品除了通过自营、特许经营、经销等销售模式对外销售外，还有一些正品在流向市场后可能被各种方式进行转售，例如品牌商比较头疼的“串货”问题、旧货翻新问题、“不二家糖果”案中出现的分装销售，到最近热议的网友拟购买某奢侈品牌手链后拆分成几十个项链吊坠售卖的情形。因商标权权利用尽原则，注册商标专用权人无法阻止正品售出后的进一步销售，但我们注意到在司法实践中仍有不少品牌方起诉正品转售方获得胜诉的案例，即便转售方进行了指示性使用抗辩。

　　商标指示性使用抗辩是商标不侵权抗辩的一种，在指示性使用的场景下，转售方虽然形式上使用了与注册商标专用权人的商标相同的标识，但其使用目的是为了指示该商品来源于注册商标专用权人。但我们在代理相关案件的时候也注意到，在正品转售过程中转售方对正品商标使用的边界仍存在模糊地带，指示性使用抗辩的构成要件并不统一。

　　一、“ZARA”案与欧盟的指示性使用制度

　　2024年4月10日，西班牙最高法院对Industria de Diseño Textil SA (以下简称“Inditex公司”，旗下拥有ZARA品牌)诉Buongiorno Myalert SA（以下简称“Buongiorno公司”）一案作出的终审判决推翻了马德里第二商业法院和马德里上诉法院的判决，认定Buongiorno公司构成商标侵权。

　　该案的基本案情是：Buongiorno公司是一家通过互联网和移动电话网络提供信息服务的公司，其推出了一项名为“Club Blinko”的短信多媒体内容订阅服务推广活动。该活动通过在网页、Facebook及Hotmai1上嵌入带有ZARA标识的横幅广告，引导用户访问特定网页，在Facebook和Hotmai1上提供参与抽奖的机会，奖品为价值1000欧元的ZARA礼品卡。广告内容如下：“Blinko俱乐部，立即订阅并参与这场精彩抽奖活动，赢取1000欧元现金。我想这样花掉它：1000欧元ZARA礼品卡。请提供您的手机号码以便领取礼品卡。”点击横福后显示的页面上，ZARA标志始终以醒目方式呈现，并被框在矩形内。

　　2013年7月，Inditex公司就Buongiorno在上述广告活动中使用ZARA标识的行为提起商标侵权诉讼，依据包括西班牙《商标法》第34.2.b)条(因存在混淆风险)及第34.2.c)条(因利用商标声誉并损害其知名性)，作为补充主张同时提起不正当竞争。Buongiorno辩称不是作为商标使用，而是指向抽奖获胜者提供的礼物之一，属于指示性使用。一审法院虽然认为不构成指示性使用，但同时认为本案未满足侵权的构成要件，既没有导致混淆，也没有导致原告商标声誉受损，因此驳回了Inditex公司的诉讼。在一审和上诉被驳回后，Inditex公司上诉到西班牙最高法院。

　　因欧盟现行的第2015/2436号指令对原有第一指令89/104以及第2008/95号指令有关“商标效力的限制”的条款进行了修订，现行指令不仅适用于为表明产品或服务用途(如配件或备件)而使用商标的情形，还涵盖为“将产品或服务标识为该商标所有者所属或指涉该商标所有者”而使用商标的情形。西班牙最高法院对此的疑问是后者是否可视为前项规定中的隐含内容，因此中止审理，提请欧盟法院就指令转化为国内法过程中的解释问题进行初步裁决。

　　第一指令89/104以及第2008/95号指令

　　第6条 商标效力的限制

　　1.商标所有人无权禁止第三方在贸易过程中使用，

　　（c）需要表明产品或服务预期用途的商标，特别是作为配件或备件；

　　只要该使用符合工商业中的诚实惯例。

　　第2015/2436号指令

　　第14条 商标效力的限制

　　1.商标所有人无权禁止第三方在贸易过程中使用，

　　（c）以识别或指示商标所有人商品或服务为目的而使用该商标，尤其在该使用是为表明产品或服务的预期用途（特别是作为配件或备件）所必需时。

　　2.第1款仅适用于第三方在工业或商业事务中按照诚实惯例使用的情况。

　　2018年12月21日，西班牙对本国的《商标法》第37条进行了修订，以转化第2015/2436号指令第14.1.c）条。

　　2024年1月11日，欧盟法院作出初步裁决，认定2015/2436号指令相比2008/95号指令扩大了商标权人的限制范围，并对提请问题答复如下：2008/95号指令第6.1.c)条的解释为：只有当第三方在贸易过程中使用商标是出于说明其销售的产品或提供的服务的预期用途所必需时，且该使用符合工商业诚实惯例，其为了识别或指示该商标所有人的商品或服务而使用商标的行为，方可被该条款所涵盖。在初步裁决中援引了欧盟立法者的意图进行解释，欧盟委员会旨在扩大原有限制范围的意图已体现在《欧洲议会和欧盟理事会关于协调成员国商标立法的指令提案》第25项考虑因素的措辞，该条款指出“商标权人不应阻止他人为其商品或服务进行忠实、诚实的商标使用，或以此进行标识”。

　　据此，西班牙最高法院生效判决认定被告的使用不符合第2008/2005指令第6.1.c)条以及西班牙商标法第37条所规定的功能，因此指示性使用抗辩不能成立。判决认为被告对ZARA商标的使用构成对“ZARA”商标显著性或知名度的不当利用，被告在宣传其服务时提及抽奖奖品之一为ZARA礼品卡，构成对商标形象或其所体现特征向被告宣传产品进行的非法（未经许可）转移。此举实质上是被告利用ZARA的知名度、吸引力、声誉及品牌价值谋取利益。

　　二、我国有关指示性使用的规定

　　我国现行《商标法》第五十九条第一款和第二款仅涉及描述性使用，并未将指示性使用明确列入。最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第22条规定：“商标侵权行为应以在商业标识意义上使用相同或者近似商标为条件，被诉侵权人为描述或者说明其产品或者服务的特点而善意合理地使用相同或者近似标识的，可以依法认定为正当使用。”上述条款将描述性使用和指示性使用排除出了“商业标识意义上的使用”，并设定了“善意合理”的使用要求。

　　《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第26条提出了正当使用商标标识的构成要件包括：（1）使用出于善意；（2）不是作为自己商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。27条规定第（3）项规定了为说明来源等在必要范围内使用他人注册商标标识，可构成正当使用。

　　《中华人民共和国商标法（修订草案）》（以下简称“商标法修订草案”）第七十条第三款将指示性使用明确列入正当使用的范畴，但构成要件仍不清晰，例如“仅为”是否意味着使用应具有必要性和善意，不能超出合理范畴，将“容易导致混淆”的情况排除是否意味着在构成指示性使用的情况下也存在侵权可能性。

　　三、我国司法实践中对指示性使用的认定

　　正品转售的被告进行指示性使用抗辩能否成立，主要的疑难问题在于“善意合理”的判断。目前我国司法实践中主要以使用场景来考量是否属于“善意合理”。

　　1、线下销售渠道中的使用场景

　　线下销售渠道中的使用场景主要包括店铺门头、招牌、柜台/货架、广告等位置的使用。通过对案例的分析，我们发现如果在店铺门头和招牌上使用，法院基本都认为超出了商标合理使用或正当使用的边界，落入了商标侵权范畴。

　　在“米其林”案中，广东省高级人民法院(2014)粤高法民三终字第239号判决认为：即便被告销售的商品为正品，但也仅仅有权在与合法授权商品密切联系、直接指示合法授权商品所在货架的位置使用涉案商标，现被告在其经营店铺正门的商业匾额上突出使用，易被误认为是经米其林集团总公司合法授权许可的、只销售米其林轮胎商品的销售商，并进一步的对店内销售的其他商品的来源与米其林品牌之间产生混淆，或认为二者之间存在特定联系。

　　在“立邦漆”案中，安徽省高级人民法院（2015）皖民三终字第00074号判决认为：商标法上的合理使用是一种对商标权的限制情形，其应当具备三个条件：一是非商标性的使用，即其使用该商标是为了描述其商品的特征而非指示其商品的来源；二是公平善良使用，即不得不正当地利用他人商标所代表的商誉；三是仅仅为了描述自己的商品或服务，即使用他人商标不是作为商标使用，而仅仅是用来描述自己商品的特点。本案被告在加盟经销协议到期后，未取得立邦公司继续授权许可的情况下，仍然沿用立邦公司特约经销商的名义对外经营，并在其经营的油漆专卖店门头匾额上突出使用立邦公司注册的系列商标和专卖授权号，使相关公众误认为其仍然是立邦公司的加盟经销商，销售的商品或服务的来源与立邦公司存在某种特殊关系，不属于合理使用，侵犯了立邦公司的商标专用权。

　　另，有判决认为在落地柜台上的使用超出了说明或者描述自己经营的商品的必要范围，构成侵权（“AUPRES”案）；有判决认为在商场的电梯、楼层介绍、宣传册中使用属于向消费者说明商品所必要，不构成侵权（“芬迪案”）；有判决认为在购物中心入口处的外墙广告上、内部的灯箱广告使用包括但不限于“PRADA”文字商标的多种奢侈品品牌商标，其目的是为了让消费者看到广告就会联想到在百货公司有包括“PRADA”在内的多种世界知名品牌的商品销售，不会让消费者产生该店铺经营者系普拉达公司的想法（“PRADA”案）。

　　2、线上销售渠道中的使用

　　线上销售渠道中的使用场景主要包括店铺名称、头像、商品链接标题、详情页等位置的使用。线上店铺的名称和头像类似于线下店铺的门头和招牌，法院基本都认为构成商标侵权。例如在“佳帮手”一案中，上海知识产权法院（2022）沪73民终251号判决认为：被告以“佳帮手新精选店”作为店铺名称并在上方标注“Joybos+佳帮手”标识，后又将店铺名称更改为“佳帮手”，两次在店铺名称和店招中直接使用“佳帮手”，易使消费者误认为涉案店铺系由佳帮手公司经营或者与“佳帮手”商标权人存在一定的关联关系，该种使用方式已经超出合理使用范围，不属于正当的指示性使用，故构成商标侵权。

　　对于商品链接标题中商标的使用，由于是为了指明链接中销售的商品是何品牌的商品，通常认为构成指示性使用。

　　难点在于商品详情页中对于品牌商标单独、突出的使用如何认定。笔者倾向认为这种使用不构成正当的指示性使用，原因如下：

　　（1）从使用的必要性来看：商品链接标题中商标的使用已经足以指明商品的来源，在详情页中单独、突出使用原告的注册商标，已经超过了描述商品的品牌信息所必须的限度；

　　（2）从使用的正当性来看：使用人之所以要在详情页突出使用原告的商标，其实质目的在于不正当地利用他人商标所代表的商誉。

　　从上述两个维度考虑，在商品详情页中对于正品商标单独、突出的使用不符合正当的指示性使用“善意合理”的构成要件，应认为指示性使用抗辩不能成立。上述使用方式如果结合“盗图抄店”等行为一起看待，则客观上容易使相关公众误认为被告店铺来源于原告，或与原告存在专卖或特许经营等特定的商业关系，同样具备混淆可能性，亦应认定构成侵权。